Refus de jugement sommaire et ses ramifications pour les requêtes en honoraires d'avocat

par Dennis Crouch

Dans OneSubsea IP c. FMC Tech (Fed. Cir. 2023), le tribunal a confirmé le refus d'un tribunal de district d'honorer les frais d'avocat pour le défendeur ayant obtenu gain de cause. Un élément clé de l'affaire est que le refus d'un jugement sommaire sert de grand signe clignotant que l'affaire n'est pas exceptionnelle.

L'OSS a poursuivi FMC en 2015 pour des allégations de contrefaçon trouvées dans dix brevets différents, tous liés au traitement sous-marin des hydrocarbures (pétrole et gaz). Cela comprend : l'ajout de produits chimiques, la séparation de l'eau et du sable des hydrocarbures ; pression croissante; etc. Les brevets exigeaient un "ensemble de déviation de flux" pour "dévier les fluides" vers et depuis une zone de traitement. Les parties se sont disputées au sujet du mot « détourner ». Dans le cadre de l'invention, le tribunal de district a conclu qu'il fallait deux voies d'écoulement potentielles différentes, et que l'écoulement de fluide devait être forcé à suivre l'une au lieu de l'autre. Et le simple fait de changer de direction n'est pas une diversion.

L'exigence de deux circuits était un problème pour le titulaire du brevet. La structure accusée de FMC n'avait qu'un seul flux passant par le processeur, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

La procédure : Le tribunal de district a rendu son interprétation de la demande en 2016, mais plutôt que d'accorder rapidement un jugement sommaire de non-contrefaçon, il a suspendu l'affaire en attendant le résultat d'examens inter partes parallèles contestant la validité des brevets. Ces droits de propriété intellectuelle ont abouti à ce que bon nombre des revendications soient jugées invalides comme évidentes, cette décision étant confirmée par le circuit fédéral sans avis. En 2019, le tribunal de district a levé la suspension et l'affaire s'est déplacée vers le procès. Le tribunal de district a de nouveau refusé d'accorder un jugement sommaire de non-contrefaçon. Selon les transcriptions, l'avocat de FMC a présenté 3 200 pages de documents illustrant les différences entre les revendications brevetées et les produits incriminés. Le juge Bennett (SDTex.) a estimé que la profondeur du dossier factuel était un peu trop pour un jugement sommaire. « Et tu penses vraiment que je vais pouvoir rendre un jugement sommaire là-dessus ? a demandé le juge Bennett. Finalement, le juge Bennett a exclu le témoignage d'expert d'OSS pour avoir mal appliqué sa construction de revendication antérieure et a rendu le jugement sommaire de non-contrefaçon. L'OSS n'a pas fait appel du licenciement.

Honoraires d'avocat : Après avoir gagné sur le fond, FMC a proposé des honoraires d'avocat et des frais non imposables. Le tribunal de district a rejeté ces frais, estimant que l'affaire n'était pas exceptionnelle. En appel, le circuit fédéral a confirmé, ne trouvant aucun abus de pouvoir.

L'article 35 USC § 285 permet à un tribunal de district d'attribuer des honoraires d'avocat raisonnables à la partie gagnante ; avec la mise en garde qu'il ne peut le faire que "dans des cas exceptionnels". En vertu des décisions d'Octane Fitness et Highmark de 2014, l'analyse de l'article 285 est flexible, le tribunal de district disposant d'un pouvoir discrétionnaire substantiel pour déterminer si un cas particulier est "exceptionnel" et si le transfert des frais est approprié. Dans cette affaire, le tribunal a noté qu'une approche fondée sur "l'ensemble des circonstances" devrait être adoptée "au cas par cas". Le tribunal de district peut déterminer si l'affaire est différente des autres en termes de "force substantielle de la position plaidante d'une partie ... ou de la manière déraisonnable dont l'affaire a été plaidée". Remise en forme Octane.

Étant donné que les tribunaux de district ont le pouvoir discrétionnaire de prendre ces décisions, les décisions bénéficient de la déférence en appel et ne sont annulées qu'en cas : (1) d'erreur manifeste de jugement, (2) d'erreur manifeste dans la conclusion factuelle ou (3) d'erreur matérielle de loi. (Notez ici que l'erreur de droit est examinée de novo).

Déférence et juges successeurs : Ici, le juge Bennett est intervenu dans le procès à la toute fin de l'affaire, remplaçant le juge Atlas qui est passé au statut supérieur. En appel, FMC a fait valoir qu'aucune déférence ne devrait être accordée à la décision du juge Bennett parce qu'il n'avait pas « vécu avec l'affaire ». Dans Highmark, la Cour suprême a fondé sa décision de respecter les décisions des tribunaux de district sur le fait que les tribunaux de district sont beaucoup plus dans les mauvaises herbes du litige et donc mieux placés pour juger les comportements exceptionnellement mauvais. Étant donné que le juge Bennett a statué sur l'affaire sur dossier écrit sans même une audience, FMC a suggéré que sa décision ne devrait pas faire l'objet de déférence. En appel, cependant, le circuit fédéral a rejeté cette analyse fondée sur la jurisprudence des autres circuits, affirmant systématiquement que la déférence était également accordée aux décisions discrétionnaires des juges successeurs. "Le juge successeur reçoit le même examen déférent en appel que le juge d'origine aurait reçu." Glissement Op. En outre, "FMC a été suffisamment informé qu'un juge successeur déciderait de sa requête en vertu du § 285 et ne s'y est pas opposé."

Cas exceptionnel : En examinant la question du cas exceptionnel, la cour d'appel a conclu que l'incapacité de FMC à obtenir un jugement sommaire rapide était de sa propre faute. Fondamentalement, la requête initiale en jugement sommaire a été jugée "non convaincante". La cour d'appel a ensuite expliqué l'importance du refus d'un jugement sommaire :

Lorsqu'un tribunal de district, pleinement conscient des arguments opposés des parties, refuse de clore l'affaire par jugement sommaire et autorise la poursuite de la cause d'un demandeur, le tribunal de district peut avoir effectivement déterminé que la position de la partie qui s'oppose au jugement sommaire n'est pas objectivement sans fondement, ce qui rend presque impossible pour le cas du demandeur (sur la question qui faisait l'objet de la requête en jugement sommaire) de "se démarquer" comme manquant de substance à ce moment-là.

Refus d'honoraires affirmé.

Brevets américains n° 6 637 514, 7 111 687, 8 066 076, 8 122 948, 8 272 435, 8 281 864, 8 540 018, 8 573 306, 8 746 332 et 8 776 893.

Professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université du Missouri. Voir tous les messages de Dennis Crouch →